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실용신안 선등록 기술평가 가이드 - 정정청구에 대한 판단 II
[플라스틱사이언스] 기사입력 2011-01-26 11:34:33

       
 (5) 등록취소이유에 대하여 청구항을 자진 삭제한 경우의 처리  
     
○ 심사관이 통지한 등록취소이유에 대응하여 권리자가 정정청구를 하면서 기술평가 청구된 청구항 중의 일부 청구항을 삭제하였을 경우 이는 기술평가결정을 할 대상이 없어진 것에 해당된다.

- 따라서, 삭제한 청구항에 대해서는 등록취소결정을 하는 것이 아니라 기술평가결정대상에서 제외하고 나머지 청구항에 대해서만 기술평가결정을 한다.

예) 설정 등록된 청구항이 4항이고 청구항 전체에 대해 기술평가 청구한 경우 심사관은 의견제출통지서에 의해 【청구항1】에 대해서만 법 제25조에 따른 등록취소이유를 통지하였고 이에 대하여 권리자는【청구항1】을 삭제하는 정정청구를 한 경우의 기술평가결정방식은?

자진 삭제한 청구항은 기술평가결정대상이 아니므로 청구항1은 기술평가결정(등록취소결정)을 할 필요가 없고, 남아있는 청구항2, 3, 4에 대해서만 등록유지결정을 한다.

- 따라서 이 경우는 “기술평가사항 및 이력란”의 “결정구분 란”에서 유지버튼(과장까지 보고)을 선택하여야 하며(일부유지버튼을 선택하면 국장까지 보고 하게 됨), 청구항1에 대해서는 확정등록의뢰 시 확정등록의뢰서의 결정의 요지란 말미에 “청구항1은 자진 삭제”라고 기재한다.
 
 (6) 의견서 제출 지정기간 내에 정정청구서가 제출되고 지정기간
   경과 후에 새로운 정정청구서가 제출된 경우의 처리
     
○ 지정기간이 경과한 후에 제출된 정정청구서는 반려처리하고 적법하게 제출된 기 제출 정정청구서를 대상으로 정정의 인정여부를 검토한다.

◎ 기술평가 청구되지 않은 청구항의 정정에 대한 처리 (2001.6.30일 이전 출원 건에만 해당)

○ 정정청구에 의한 명세서 또는 도면의 정정은 기술평가 청구된 청구항에 해당하지 않는 사항까지도 허용하고 있으므로 기술평가 청구되지 않은 청구항에 대한 정정청구의 인정여부도 기술평가 청구된 청구항과 동일하게 처리하되, 기술평가결정은 기술평가 청구된 청구항에 대해서만 한다.

- 만약 기술평가 청구되지 않은 청구항의 정정이 불인정되면 그 정정청구는 불인정된다.

※ 권리자의 입장에서는 기술평가 청구되지 않는 청구항의 정정이 불인정되므로 인해 전체 정정청구가 불인정되어 기술평가 청구된 청구항이 등록취소가 되는 불이익을 받게 되는 경우도 발생할 수 있으므로 주의해야 한다.

7.5. 기술평가사례

예1) 심사관의 선행기술의 존재 및 기재불비를 등록취소이유로 한 의견제출통지서에 대하여 권리자가 청구범위는 감축하지 않으면서 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 정정(실용신안법 제27조제2항제3호)’을 청구한 경우

○ 이 경우 실용신안법 제27조제2항(청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재의 명확화)과 특허법 제136조제2항(신규사항 추가금지) 및 특허법 제136조제3항(청구범위의 실질적 확장 또는 변경)의 규정을 적용할 수는 있으나, 청구범위의 감축이나 잘못된 기재의 정정을 전제로 하고 있는 특허법 제136조제4항(정정 후 청구범위에 기재된 사항이 출원당시 특허 받을 수 있는 것)의 규정은 적용할 수 없다.

- 따라서 실용신안법 제27조제2항과 특허법 제136조 제2항 및 제3항의 요건을 만족할 경우 정정청구를 인정한 후 등록유지 또는 등록취소 결정을 한다.

※ 정정청구가 인정된다 하더라도 모든 항의 등록이 취소되는 경우에는 기술평가결정서의 “결정의 결론” 란에는 정정청구의 인정사실을 기재하지 않고, “결정의 이유” 란에만 정정청구의 인정 경위 및 사실을 기재한다. 등록을 취소하면서 정정을 인정하는 것은 무의미하기 때문이다. 따라서 확정등록의뢰 시 정정청구의 사실을 기재할 필요도 없고 정정공고를 의뢰할 필요도 없다. 다만, 권리자가 심사관의 등록취소결정에 불복하여 심판원에 취소결정 불복심판을 청구하여, 동 건이 취소 환송되고 이 건에 대해 심사관이 등록유지결정을 하게 될 경우에는 상기 정정청구의 인정사실을 기술평가결정서의 결정의 결론 란에 기재하고 정정공고의뢰 및 확정등록의뢰를 한다.

예2) 설정 등록된 청구항(1~3항) 전체에 대해 기술평가가 청구된 건으로서, 심사관의 진보성 없음(1항) 및 상세한 설명의 기재불비를 등록취소이유로 한 의견제출통지서에 대하여 권리자가 청구범위는 감축하지 않으면서 상세한 설명상의 ‘잘못된 기재를 정정(실용신안법 제27조제2항제2호)’한 경우

○ 이 경우 실용신안법 제27조제2항, 특허법 제136조제2항 및 특허법 제136조제3항의 규정을 만족하는 경우, 정정을 한 청구항만을 대상으로 판단하는 특허법 제136조제4항은 적용할 수 없으므로 정정을 인정한 후 기술평가결정에 의하여 제1항은 취소결정, 제2항 및 제3항은 유지결정을 한 후 정정공고의뢰 및 확정등록의뢰를 한다.

※ 실용신안법 제27조제2항제1호 또는 제2호의 정정을 한 청구항이 등록 유지될 수 없는 경우에는 특허법 제136조제4항에 의하여 정정을 불인정한 후 기술평가 결정하여야 한다.

1항을 취소할 수 있는 인용참증에 의하여 취소이유를 통지한 후 정정한 경우

예3) 심사관이 기재불비 사항으로 상세한 설명의 세 곳을 지적하여 의견제출통지서에 의해 등록취소이유를 통지하였으나 권리자는 지적된 세 곳 중 두 곳에 대해서는 정정을 하고 나머지 한 곳은 전혀 정정을 하지 않은 정정청구서를 제출한 경우

○ 이 경우 정정하지 않은 한 곳은 현행법상 정정인정 여부의 판단대상으로 할 수 없으며, 정정한 두 곳은 실용신안법 제27조제2항 및 특허법 제136조제2항 내지 제4항의 규정을 적용하여 정정의 인정여부를 판단하되 두 곳 모두의 정정이 상기조항에 따른 적법한 정정이라 인정되면 정정청구를 인정하고, 두 곳 중 어느 하나라도 상기조항에 따른 적법한 정정이라 인정되지 않으면 정정청구를 불인정한다.

-정정청구를 인정한 경우 기술평가결정단계에서는 등록취소이유를 재검토하여 정정청구서에 의해서도 등록취소이유 세 곳 중의 어느 하나라도 극복하지 못한 것이 있다고 인정되면 극복하지 못한 부분과 연관된 청구항을 등록취소 결정한다.
 


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