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8.4. 정정 명세서 또는 도면에 대한 보정의 범위
(1) 일반적 기준
○ 정정청구서의 기재사항 중 하나인 청구취지는 보통 “실용신안등록 제 OOO호 고안의 명세서(도면)를 청구서에 첨부한 명세서(도면)와 같이 정정할 것을 구한다.”라고 기재된다.
- 따라서, 정정청구서에 첨부되는 정정 명세서 또는 도면은 정정청구의 취지를 구성한다.
※ 정정청구의 취지는 정정청구서에 기재되는 청구취지와 정정청구서에 첨부되는 정정명세서(또는 도면)을 함께 고려하여 파악해야 함
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○ 한편, 실용신안법 제27조 제4항에 의해 준용되는 특허법 제140조 제2항에 의하면 정정청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다.
○ 따라서, 정정 명세서 또는 도면에 대한 보정은 이 보정에 의해 정정청구 취지의 요지가 변경되지 않는 한도 내에서만 인정된다.
- 즉, ‘요지변경’ 여부의 판단대상은 “정정청구의 취지”이므로 정정명세서(또는 도면)와 보정 전 정정명세서(또는 도면)를 직접 비교하여 판단하는 것이 아님을 유의해야 한다.
○ 청구취지의 요지가 변경된다는 것은 정정청구의 취지를 구성하는 정정사항의 동일성이나 범위를 변경하는 것으로, 당초의 정정사항 이외에 새로운 정정사항을 추가하거나 당초의 정정사항을 보정하더라도 보정에 의해 당초의 정정청구에 비해 추가적인 심리가 필요하게 되는 경우를 의미한다.
- 정정명세서 등에 대한 보정제도의 취지는 전체 정정사항 중 일부가 불인정될 경우에 불인정될 부분만을 삭제하거나 정정을 하면서 발생된 명백한 오탈자 등을 보정할 수 있는 기회를 제공함으로써 전체 정정청구서가 불인정되는 것을 방지하기 위한 것이다.
※ 등록당시 명세서의 청구범위를 감축하는 정정청구를 하였으나 출원당시 특허를 받을 수 없는 것으로 인정되어 정정불인정이유를 통지받은 경우, 권리자는 정정명세서 등의 보정에 의해 정정명세서의 청구범위를 더욱 감축하는 경우가 있다. 이와 같은 보정은 선행기술을 검색해야 하는 등 추가적으로 심리를 해야 할 사항이 발생되는 경우로 본다.
(2) 청귀치지 변경의 유형(특허청 심판편람 54.03 정정의 가부결정의 판단 및 사례. 7.청구취지의변경. 다.청구취지 변경에 관한 유형의 본문 중 발췌) 및 판단기준
○ 추가적 변경
정정사항과 별개인 새로운 정정사항을 추가하는 것으로 청구취지의 요지를 변경하는 것으로 보아 보정은 불인정된다.
- 정정청구하지 아니한 구성요소의 삭제는 새로이 정정사항을 추가하는 것으로 보정은 인정되자 아니한다.
- 정정청구하지 아니한 청구항의 삭제는 새로이 정정사항을 추가하는 것으로 보정은 인정 되지 아니한다.
○ 감축적 변경(정정사항을 철회하여 원래로 복귀하는 보정) 정정사항을 철회하는 것으로 청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로 보아 보정은 인정된다.
- 정정사항을 철회하여 등록명세서의 내용으로 복귀하는 것은 감축적 변경으로 보정은 인정된다.
- 정정에서 삭제한 청구항을 등록명세서대로 복귀하는 것은 감축적 변경으로 보정은 인정된다.
- 정정사항이 A(청구범위의 감축) 및 B(오기의 정정)이었던 것을 A또는 B만으로 하는 보정은 감축적 변경으로 인정된다.
○ 교환적 변경
종래의 정정사항을 새로운 정정사항으로 교환하는 것으로 정정청구의 취지의 요지를 변경한 것으로 보아 보정은 불인정된다. 다만 추가적인 심리가 필요하지 아니하는 한도내에서 청구항의 정정된 구성요소를 상위개념에서 하위개념으로 변경하거나, 정정된 수치범위를 더욱 축소하거나, 하나의 구성요소를 다수의 구성요소로 정정한 경우에 있어서 그 구성요소 중 일부를 삭제하는 보정은 요지를 변경하지 아니한 것으로 인정된다.
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- 정정한 청구항을 삭제하는 보정은 교환적 변경이나 청구취지의 요지가 변경되지 않은 것으로 보정은 인정된다.
＊상위개념에서 하위개념으로 변경하거나 수치범위를 더욱 축소하는 경우 보정은 인정된다. 다만 변경이나 축소로 인하여 추가적인 심리가 필요한 경우 보정은 불인정된다. |
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